淺析中小企業(yè)的專利保護(hù)

作者：盧梓雄

單位：汕頭市潮睿專利事務(wù)有限公司

日期：2018年3月18日

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中小企業(yè)雖然不具備規(guī)劃長(zhǎng)期研發(fā)方向的能力，但是，中小企業(yè)為了能使自己的產(chǎn)品在行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中處于領(lǐng)先或較有利的地位，它們一般也很注重產(chǎn)品的研究開(kāi)發(fā)，在研究開(kāi)發(fā)過(guò)程中也投入了大量的精力和資金，這是毫無(wú)疑問(wèn)的，這也是中小企業(yè)的一般共識(shí)。然而，當(dāng)千辛萬(wàn)苦開(kāi)發(fā)出一項(xiàng)新技術(shù)或新產(chǎn)品時(shí)，面對(duì)該項(xiàng)技術(shù)或產(chǎn)品的專利保護(hù)，卻茫然不知所措，更多的是認(rèn)為弄一本專利證書(shū)就已經(jīng)做好了保護(hù)，這不僅在專利的認(rèn)識(shí)上存在偏差，而且遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。下面將從專利保護(hù)的時(shí)機(jī)、專利申請(qǐng)的目的、專利申請(qǐng)的種類、專利保護(hù)的策劃、代理機(jī)構(gòu)的選擇等方面，來(lái)談一談中小企業(yè)的專利保護(hù)問(wèn)題。

一、專利保護(hù)的時(shí)機(jī)

在專利保護(hù)的時(shí)機(jī)上，很多中小企業(yè)一般存在“暢銷產(chǎn)品才需要專利保護(hù)”的錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)，這是一個(gè)極端錯(cuò)誤的認(rèn)識(shí)，往往導(dǎo)致企業(yè)自身權(quán)利的喪失。

第一，中國(guó)的專利法以先申請(qǐng)為原則，即是，無(wú)論是誰(shuí)在什么時(shí)間發(fā)明了一項(xiàng)技術(shù)，由于各種原因沒(méi)有申請(qǐng)專利，而他人就相同的發(fā)明創(chuàng)造最先向國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局提出專利申請(qǐng)并獲得專利權(quán)，那么這項(xiàng)發(fā)明創(chuàng)造的專利權(quán)就屬于該最先提出專利申請(qǐng)的人。因此，就先申請(qǐng)?jiān)瓌t的角度來(lái)說(shuō)，專利申請(qǐng)的******時(shí)機(jī)是在技術(shù)方案基本成熟的階段，另外，專利的審批需要一定的期限，除發(fā)明較久之外，外觀設(shè)計(jì)和實(shí)用新型一般均在10個(gè)月內(nèi)能夠獲得授權(quán)。那么，如果企業(yè)在產(chǎn)品研發(fā)基本完成之后，馬上提出專利申請(qǐng)，爭(zhēng)取做到產(chǎn)品的推出與專利權(quán)的獲得基本同步，此時(shí)，市場(chǎng)上出現(xiàn)仿冒產(chǎn)品，馬上可以使用專利進(jìn)行維權(quán)。

第二，技術(shù)公開(kāi)導(dǎo)致專利申請(qǐng)喪失新穎性或創(chuàng)造性。依中國(guó)專利法規(guī)定，技術(shù)公開(kāi)包括展會(huì)公開(kāi)和銷售公開(kāi)，當(dāng)產(chǎn)品在市場(chǎng)上暢銷時(shí)，實(shí)際上他人通過(guò)購(gòu)買、解剖產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)就能夠獲得產(chǎn)品的相關(guān)技術(shù)，這就相當(dāng)于將技術(shù)公開(kāi)給公眾，此時(shí)再申請(qǐng)專利，他人則可以收集該產(chǎn)品在申請(qǐng)日之前的相關(guān)信息，并以此進(jìn)行抗辯或進(jìn)行無(wú)效，那么，即使能夠獲得專利權(quán)，該專利權(quán)的穩(wěn)定性也相當(dāng)差。

第三，由于沒(méi)有及時(shí)申請(qǐng)專利，可能由于技術(shù)人員的流動(dòng)，帶走一些相關(guān)的技術(shù)信息，而導(dǎo)致技術(shù)的公開(kāi)，或許導(dǎo)致他人更先就相近或相同的技術(shù)提出專利申請(qǐng)，反過(guò)來(lái)對(duì)企業(yè)本身造成制約，這樣的損失就更加嚴(yán)重了。

因此，專利申請(qǐng)必須把握好時(shí)機(jī)，最好在技術(shù)方案基本成熟時(shí)就提出專利申請(qǐng)，也并不是產(chǎn)品技術(shù)細(xì)節(jié)非常完善才能申請(qǐng)專利，更不是“暢銷產(chǎn)品才需要專利保護(hù)”。然而，當(dāng)產(chǎn)品已經(jīng)推出了市場(chǎng)，是否就沒(méi)有申請(qǐng)專利的必要呢？答案當(dāng)然是否定的。假如他人同樣看到了該產(chǎn)品的市場(chǎng)潛力，拿著該在銷售的產(chǎn)品去申請(qǐng)專利并獲得專利權(quán)（中國(guó)實(shí)用新型專利沒(méi)有實(shí)質(zhì)審查，很可能獲得授權(quán)），然后再反過(guò)來(lái)起訴研發(fā)該技術(shù)的企業(yè)，那么該企業(yè)應(yīng)對(duì)起來(lái)也相當(dāng)麻煩，應(yīng)對(duì)不妥的情況下，很多還是最后忍氣吞聲地做出相應(yīng)的賠償，這是不是覺(jué)得很不可思議？請(qǐng)不要因?yàn)檫@樣而對(duì)中國(guó)的專利制度產(chǎn)生不滿，法律這樣，依法辦事而已，誰(shuí)叫你無(wú)視專利法呢？因此，當(dāng)產(chǎn)品已經(jīng)推出市場(chǎng)，雖錯(cuò)過(guò)了專利申請(qǐng)的******時(shí)機(jī)，但此時(shí)，仍應(yīng)該積極提出專利申請(qǐng)，獲得專利權(quán)同樣可以維權(quán)，退一步，還可以起到宣傳、擴(kuò)大影響的作用，最起碼是將技術(shù)以書(shū)面形式公開(kāi)，別人就無(wú)法以后申請(qǐng)的相同技術(shù)專利反過(guò)來(lái)起訴，從而達(dá)到自身保護(hù)的目的。

二、專利申請(qǐng)的目的

中小企業(yè)對(duì)于技術(shù)或產(chǎn)品一般都很想保護(hù)，但很多中小企業(yè)僅僅停留在“想保護(hù)”上，至于怎么保護(hù)？有什么目的？它們一般都很不明確，或許根本就弄不清楚申請(qǐng)專利的目的。就多年來(lái)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)工作經(jīng)驗(yàn)，還有與各企業(yè)的交流、學(xué)習(xí)，中小企業(yè)申請(qǐng)專利的目的大致分為如下幾種：（1）配合項(xiàng)目的開(kāi)展；（2）宣傳，提高影響力；（3）積累自身軟實(shí)力；（4）阻止別人仿制一模一樣的產(chǎn)品；（5）實(shí)行自身保護(hù)；（6）真正、充分的保護(hù)。無(wú)論中小企業(yè)在提出專利申請(qǐng)時(shí)是基于何種目的，但企業(yè)本身必須非常明確，因?yàn)?，基于不同的目的，在專利的需求上是完全不同的，比如，上述的配合?xiàng)目的開(kāi)展和宣傳的目的，對(duì)專利的質(zhì)量、數(shù)量上的要求都幾乎可以忽略，只要按需求申請(qǐng)幾個(gè)專利就好，但對(duì)于想真正、充分進(jìn)行保護(hù)的，那么對(duì)專利申請(qǐng)就必須好好地策劃和布局。

三、專利申請(qǐng)的種類

中國(guó)的專利分為三種：外觀設(shè)計(jì)、實(shí)用新型、發(fā)明，這三種專利的審批門檻依次提高，也意味著這三種專利的技術(shù)含量依次提高（這是一個(gè)不太準(zhǔn)確的說(shuō)法，實(shí)際上還是要看技術(shù)本身）。外觀設(shè)計(jì)所保護(hù)的是具有外觀美感的工業(yè)設(shè)計(jì)，這不用細(xì)說(shuō)。關(guān)于實(shí)用新型和發(fā)明，中小企業(yè)對(duì)這兩種專利的認(rèn)識(shí)也存在較大的偏差，很多都認(rèn)為實(shí)用新型沒(méi)有用，要申請(qǐng)就要申請(qǐng)發(fā)明。對(duì)于認(rèn)為實(shí)用新型沒(méi)用的，可能因?yàn)閷?shí)用新型很容易獲得授權(quán)的原因，或者，看到同行將很多本行業(yè)的常規(guī)技術(shù)申請(qǐng)了實(shí)用新型專利，從而產(chǎn)生反感心理。其實(shí)，實(shí)用新型是否有用，最終還是看其技術(shù)含量，等到有利益沖突，自然會(huì)在司法程序中評(píng)價(jià)其創(chuàng)造性而得到解決，就技術(shù)保護(hù)和維權(quán)上看，實(shí)用新型與發(fā)明是一樣的，兩者的區(qū)別僅在于兩點(diǎn)：（1）發(fā)明在維權(quán)時(shí)不需要做專利評(píng)估報(bào)告，實(shí)用新型則必須；（2）發(fā)明的有效期是20年，實(shí)用新型的保護(hù)期是10年。由此可見(jiàn)，實(shí)用新型其實(shí)也能起到同樣的保護(hù)力度，并非沒(méi)有用。再加上發(fā)明的審批期限比較長(zhǎng)，而一般產(chǎn)品的生命周期卻比較有限，所以在選擇申請(qǐng)實(shí)用新型或發(fā)明時(shí)，要進(jìn)行綜合考慮。目前，關(guān)于技術(shù)含量比較高的，******做法是就同一個(gè)技術(shù)同時(shí)提出實(shí)用新型和發(fā)明的申請(qǐng)：由于發(fā)明授權(quán)比較困難，萬(wàn)一發(fā)明拿不到，那用至少也有實(shí)用新型進(jìn)行保護(hù)，基本也能滿足保護(hù)要求；另外，發(fā)明審批期限較長(zhǎng)，而實(shí)用新型審批期限較短，可以快速獲得授權(quán)從而實(shí)現(xiàn)保護(hù)目的，當(dāng)發(fā)明授權(quán)時(shí)，再以發(fā)明接替保護(hù)；還有，實(shí)用新型審批門檻較低，可以獲得一個(gè)較大的保護(hù)范圍，發(fā)明的審批門檻較高，往往獲得的保護(hù)范圍較小，因此，另種都申請(qǐng)之后，可以看情況進(jìn)行選擇，滿足保護(hù)需要。

四、專利保護(hù)的策劃

當(dāng)中小企業(yè)明確了要進(jìn)行真正、充分的專利保護(hù)時(shí)，對(duì)于該技術(shù)或產(chǎn)品的專利保護(hù)就必須好好策劃，隨便申請(qǐng)個(gè)專利，并不能達(dá)到保護(hù)目的，因?yàn)?，專利必須明確保護(hù)范圍，而專利的保護(hù)范圍是通過(guò)權(quán)利要求書(shū)所記載的技術(shù)特征來(lái)限定的，因此，如何來(lái)保護(hù)，這是一個(gè)非常專業(yè)的問(wèn)題。

首先，申請(qǐng)人必須清楚了解該發(fā)明創(chuàng)造的技術(shù)基礎(chǔ)，并將該發(fā)明創(chuàng)造的技術(shù)完整的呈現(xiàn)出來(lái)，對(duì)該發(fā)明創(chuàng)造進(jìn)行如實(shí)、充分的評(píng)價(jià)，明確該發(fā)明創(chuàng)造的若干技術(shù)改進(jìn)要點(diǎn)。

其次，就不同的技術(shù)改進(jìn)要點(diǎn)，分別設(shè)計(jì)專利申請(qǐng)方案。比如，技術(shù)改進(jìn)要點(diǎn)有A、B、C三個(gè)，那么在考慮專利申請(qǐng)時(shí)，A、B、C三個(gè)技術(shù)改進(jìn)要點(diǎn)有A、B、C、A+B、A+C、B+C、A+B+C一共7個(gè)不同的組合，這7個(gè)不同的組合代表著7個(gè)不同的保護(hù)范圍，此時(shí)，需要充分評(píng)價(jià)A、B、C三個(gè)技術(shù)改進(jìn)要點(diǎn)是否同等重要或者有輕重之分，以選擇不同的專利申請(qǐng)方案。

第三、必須充分分析技術(shù)改進(jìn)要點(diǎn)是否存在可代替方案，將這些可代替方案呈現(xiàn)出來(lái)，以便專利代理人進(jìn)行歸納和概括，爭(zhēng)取更大的保護(hù)范圍。

最后，是否需要圍繞核心專利進(jìn)行周邊保護(hù)，以堵住其它的改進(jìn)方向，或?yàn)橥性O(shè)置技術(shù)分析的障礙等。

五、代理機(jī)構(gòu)的選擇

如果僅僅想獲得一個(gè)專利，目前大多數(shù)專利代理機(jī)構(gòu)可以滿足要求。但如果想進(jìn)行真正、充分的保護(hù)，那么專利代理機(jī)構(gòu)、專利代理人的選擇非常重要。一般的專利代理機(jī)構(gòu)，只會(huì)如實(shí)地描述申請(qǐng)人的技術(shù)或產(chǎn)品，甚至沒(méi)有充分理解發(fā)明創(chuàng)造的技術(shù)要點(diǎn)，這樣寫(xiě)出來(lái)的專利是沒(méi)有任何價(jià)值的，他人稍微改動(dòng)就避開(kāi)保護(hù)范圍，相當(dāng)于將技術(shù)無(wú)償公開(kāi)給公眾使用，花了不少錢去告訴他人如何來(lái)無(wú)償使用自己的發(fā)明創(chuàng)造，這什么事??？相反，優(yōu)秀的專利代理機(jī)構(gòu)、專利代理人則會(huì)在充分理解申請(qǐng)人的發(fā)明創(chuàng)造的基礎(chǔ)上，為申請(qǐng)人出謀劃策，對(duì)技術(shù)進(jìn)行提煉和概括，甚至進(jìn)行二次發(fā)明，尤其在發(fā)明的審查意見(jiàn)中，會(huì)據(jù)理力爭(zhēng)，不輕易退縮或放棄，為申請(qǐng)人爭(zhēng)取更大的保護(hù)范圍，爭(zhēng)取更全面的保護(hù)。

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